O julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) para decidir quem terá o direito exclusivo de uso da marca iPhone, encontra-se suspenso desde o dia 09 de junho. O adiamento se deu em razão do pedido de vista de Alexandre de Morais. O ministro terá mais tempo para analisar e decidir sobre o caso – cujo julgamento estava previsto para acontecer até 12 de junho.
Cenário atual
Até o momento, o placar está empatado em dois votos favoráveis à empresa norte-americana Apple Inc. (Apple), um pelo ministro Luiz Fux e outro pelo ministro Roberto Barroso. A favor da empresa brasileira IGB Eletrônica S.A. (Gradiente), votaram os ministros Dias Toffoli (relator) e Gilmar Mendes.
Certamente a expectativa dessa decisão é alta, uma vez que esse caso vem sendo discutido desde 2013. Na época, a Apple buscou a nulidade do registro da marca “G Gradiente Iphone”, mista, depositada pela Gradiente em 2000. A solicitação foi deferida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em novembro de 2007 e concedida em janeiro de 2008.
Entenda o caso do uso da marca iPhone
Em sua defesa, a Gradiente sempre argumentou a anterioridade de seu registro de marca perante o INPI. Além disso, quando do depósito de sua marca, há 23 anos, a Apple ainda não tinha atuação no ramo de telefonia celular no Brasil. A empresa de tecnologia começou a comercializar seus smartphones no Brasil em setembro de 2008, depois da concessão da marca da Gradiente. Portanto, em sua visão, a decisão para a nulidade de seu registro de marca não deveria levar em consideração o contexto em que a nulidade requerida pela Apple foi apresentada (em 2013, quando já tinha elevado grau de reconhecimento da gigante da tecnologia no mercado). Mas o contexto de quando a marca da Gradiente havia sido levada a registro, em março de 2000.
A Apple, em contrapartida, demonstrou o seu renome no mercado mundial e o desuso da marca iPhone. Esse fato ensejaria a caducidade (cancelamento pelo não uso) da marca da Gradiente. Nesse ponto, a Gradiente alegou que iniciou o uso da marca “Gradiente iphone”. Porém, esse uso teria sido temporariamente interrompido por razões financeiras, motivo que configuraria o desuso por razões legítimas.
Após anos de discussões, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) já havia decidido, em 2022, pela manutenção da sentença que:
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declarou a nulidade do registro da marca da Gradiente; e
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determinou que o INPI apostilasse a marca “G Gradiente Iphone”.
Para exemplificar, deixasse claro que a Gradiente não teria direitos exclusivos sobre o termo “Iphone” de forma isolada. A Gradiente recorreu dessa decisão e aguarda manifestação do STF até o momento. Dessa forma encerrará a disputa do uso da marca no Brasil.
Votos do STF
Até o momento tivemos opiniões divergentes no STF. Para o relator, ministro Dias Toffoli, não seria legítimo “privilegiar uma empresa estrangeira, que ostenta grande poderio econômico, flexibilizando as regras de registro de marca no Brasil em detrimento daquele que primeiro ocupou esse espaço de boa-fé”. Defendeu, ainda, que os registros de marcas no Brasil não devem ser afetados por seu uso posterior por empresas estrangeiras. O ministro Gilmar Mendes declarou seu voto antecipado para acompanhar o relator, mas ainda não o publicou.
Já os ministros Luiz Fux e Luís Roberto Barroso defenderam que a prioridade da Gradiente sobre a marca é questionável. Isso deve por não se tratar de um direito absoluto e que a punição da Apple prejudicaria “a qualidade futura dos produtos oferecidos ao consumidor final”.
Acompanharemos o desfecho dessa decisão que envolve um caso complexo e de relevante importância para o mercado. Além disso, engloba diversas questões que ultrapassam apenas as marcárias.
Artigo escrito pela sócia Marcela Ejnisman, e as advogadas Stephanie Consonni e Julie Kagawa da área de Propriedade Intelectual de TozziniFreire Advogados.
