Propriedade Intelectual
Foram publicadas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), na Revista da Propriedade Industrial (RPI) nº 2.539, de 03 de setembro de 2019, as Resoluções nºs 244/2019 e 245/2019, e na RPI nº 2.540, de 10 de setembro de 2019, as Resoluções nºs 247/2019 e 248/2019, que, em conjunto, disciplinam o processamento de pedidos de registro de marca considerando a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri.
A Resolução nº 244/2019 dispõe sobre a possibilidade de o requerente solicitar a divisão de registros e pedidos de registro de marca perante o INPI. De maneira geral, a divisão poderá ser solicitada (i) em caso de sobrestamento do exame em pedido de registro de marca no sistema multiclasse, que originaria novo pedido de registro de marca relativo somente às classes nas quais seja possível proferir decisão final, e (ii) para fins de transferência de titularidade, gerando novo registro ou pedido de registro de marca relativo aos produtos ou serviços para os quais foi solicitada a transferência de titularidade. Nessa última hipótese, a transferência deverá compreender os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, sob pena de cancelamento ou arquivamento do processo.
Além disso, foi esclarecido que, nos casos de registro ou pedido de registro de marca decorrente de divisão, serão mantidos a data de depósito e da prioridade, quando houver, e o período de vigência do registro original.
A Resolução nº 245/2019, por sua vez, dispõe sobre o regime de cotitularidade em registro de marca, que significa a possibilidade de anotação de mais de um titular por registro ou pedido de registro de marca.
Em linhas gerais, os requerentes em regime de cotitularidade devem exercer efetiva e licitamente atividade relativa aos produtos ou serviços reivindicados e não poderão possuir interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço. Além disso, não será permitido o regime de cotitularidade em registros de marca coletiva.
No mais, quanto à transferência de direitos relacionados a marca em regime de cotitularidade, ela somente será permitida mediante autorização de todos os cotitulares ou seus respectivos procuradores, exceto em caso de determinação judicial ou arbitral ou partilha por escritura pública.
A Resolução nº 245/2019 também traz algumas ações que poderão ser praticadas por apenas um dos cotitulares, tais como o protocolo de oposições, petição de nulidade administrativa, requerimento de caducidade e comprovação de uso de marca em caso de caducidade interposta por terceiro.
Já a Resolução nº 247/2019 busca disciplinar o processamento de registros e pedidos de registro de marcas no âmbito do Protocolo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas.
Em suma, no que se refere ao pedido internacional originado no Brasil, esta Resolução define pontos importantes como: (i) os idiomas adotados (inglês ou espanhol); (ii) as regras para a certificação do pedido internacional; (iii) o prazo de cinco anos para que o INPI informe a Secretaria Internacional da OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual) acerca da cessação dos efeitos do pedido ou registro de base nas hipóteses de decisão final de arquivamento, indeferimento, deferimento parcial, extinção, anulação ou cancelamento do pedido ou registro, bem como da divisão do pedido ou registro de base em caso de sobrestamento em sistema multiclasse e para fins de transferência de titularidade; (iv) as prorrogações, designações posteriores e anotações que deverão ser enviadas pelo titular diretamente à Secretaria Internacional; e (v) as retificações de erros relativos a um pedido internacional, que deverão ser solicitadas em até sete meses a contar da publicação.
No mais, no que se refere aos pedidos internacionais que designam o Brasil, esta Resolução dispõe sobre: as comunicações que deverão ser redigidas no idioma inglês; os atos praticados diretamente no INPI nos quais o titular da inscrição deverá constituir procurador em até 60 dias; as regras concernentes ao exame e à concessão de um pedido de registro de marca depositado no país; a prorrogação da inscrição internacional que deverá ser solicitada diretamente à Secretaria Internacional; os requisitos para substituição do registro nacional de sua titularidade pela inscrição internacional; a transformação, que deverá ser realizada no prazo de três meses, de Cadastro Internacional para pedido ou registro nacional, em caso de cancelamento do pedido de origem; os efeitos das designações posteriores e as anotações que deverão ser enviadas pelo titular diretamente à Secretaria Internacional; a apresentação, no prazo de 60 dias, das declarações referentes às marcas coletivas e de certificação; os recursos e manifestações que deverão seguir os mesmos meios e prazos previstos na Lei nº 9.279/1996; as retificações apresentadas a uma inscrição internacional em que o INPI poderá reexaminar a designação no Brasil ou, em um prazo de 18 meses, poderá enviar a recusa do reexame.
Por fim, a Resolução nº 248/2019 versa sobre o registro de marca em sistema multiclasse que permite, na data do depósito do pedido de registro, a especificação de produtos e serviços relativos a mais de uma classe da Classificação Internacional de Nice.
No exame do pedido de registro de marca em sistema multiclasse, o INPI poderá emitir sua decisão de deferimento, indeferimento e deferimento parcial. O deferimento parcial ocorrerá quando o sinal marcário incorrer em proibição legal em parte das classes ou quando houver restrição ou alteração de ofício na especificação de produtos e serviços. Nessa hipótese, serão indicadas as classes nas quais o pedido foi indeferido, cabendo recurso dessa decisão. Em relação às classes nas quais o pedido foi deferido, caberá o pagamento das retribuições relativas à concessão do pedido, independentemente da existência de recurso, sob pena de arquivamento do pedido.
A Resolução nº 244/2019 entra em vigor em 09 de março de 2020 e as Resoluções nºs 245, 247 e 248/2019 entram em vigor em 02 de outubro de 2019, entretanto, o peticionamento relativo ao regime de cotitularidade e sistema multiclasse só será disponibilizado pelo sistema e-INPI em 09 de março de 2020.
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